美国商标申请和转让应注意什么？_创百汇

时间：2019-03-13   浏览：次   来自：

美国专利商标局转让司通常不会审查美国商标申请或注册转让的有效性，因为USPTO负责审核转让文件的部门只确认申报者是否符合USPTO的最低申请要求。 向USPTO申请和接受转让并不能确认该文件的有效性。由于美国专利商标局未对转让的有效性进行审查，因此当出现商标异议，撤销或侵权索赔时，第三方可能会质疑其有效性。
基于不转移商誉的挑战
  如果没有将涉及到的商誉与美国商标的所有权一起转让，则该转让被确定为“粗略转让”，并可能导致受让人失去对指定商标的权利。参见Sugar Busters LLC v.Brennan，177 F.3d 258,265,50 U.S.P.Q.2d 1821,1824（5th Cir.1999）。在Sugar Busters中，上诉法院认为，商誉转让不仅要求遵循所要求的语言，还要求受让人在商品上使用商标或在与转让人具有基本相同特征的服务上使用商标。案涉美国商标涵盖了为糖尿病患者提供产品和用品的零售店服务，受让人仅在饮食书上使用该商标。因此，上诉法院裁定，由于转让人的SUGAR-BUSTERS零售店服务与受让人提供的服务不够相似，未免消费者产生混淆，在转让中商誉没有转移！因此，法院维持了相关注册的无效。

   当转让人在转让之前放弃商标时，也可被认为“粗略转让”。在Osmosis Technology, Inc. v. GE Osmonics, Inc., 2004 WL 725457 (T.T.A.B. Mar. 30, 2004)一案中，法院裁定，虽然有关书面转让包括商誉转让，但没有实际商誉转让产生，这是因为转让人因连续六年未使用商标丧失商标权，并且无意继续使用。因此，申请人无法从被该放弃的商标中的通过转让获得优先权，并且其撤销请求被拒绝。

值得注意的是，申请人的登记并未因诉讼程序而无效，因为异议人并未提出无效宣告。
  关于尚未提交使用证明的意向使用美国商标申请，如果商标的所有权在没有与商标所属的现有业务一起转让，则会导致美国商标申请无效。如果申请本身无效，第三方基于其无效提出异议，因此商标注册将被第三方以无效为由撤销。该结果在最近的案例Central Garden & Pet Co. v. Doskocil Manufacturing Co. 108 U.S.P.Q.2d 1134 (T.T.A.B. 2013)中得到证实。商标审判和上诉委员会取消了美国商标注册，因为相关申请基于意向使用申请尚未提交使用证据，并且没有与该商标所涉及的现有业务一起转让。因此，转让“违反商标法§10的反转让条款。”108 U.S.P.Q.2d at 1150。此外，虽然该商标在转让时实际上已经进行商业使用，但TTAB认为这是无关紧要的。因为“兰哈姆法案”限制了转让直到向美国专利商标局提交使用证明为止。Id. at 1147.
 
    在Creative Arts by Calloway, LLC v. Christopher Brooks, d/b/a/ The Cab Calloway Orchestra, Civil Action No. 09-CIV-10488 (CS) (S.D.N.Y. Dec. 27, 2012)案中也有类似的体现。在Creative Arts案中, 已故的爵士音乐家Cab Calloway的遗孀Mrs. Zulme Calloway，提交了一个基于意图使用的商标申请。 提交申请后不久，在提交使用证明之前，Calloway夫人将申请转让给了Calloway夫人及其子女组成的公司。 转让不包括转让商标所涉及的现有业务。 地区法院的结论是，由于意图使用商标申请的转让不包括商标所涉的全部或部分生产经营活动，转让无效，相关商标申请无效。
 
    另一方面，在Philip Restifo v. Power Beverages, LLC, Opposition No. 91181671 (T.T.A.B. Sept. 21, 2011)案中，虽然转让文件中没有特定的语言表明转让包括“正在进行的"和“使用意向”申请所涉及的现有业务，商标审判和上诉委员会审查了进行登记的转让文件，推断发生了这种转移。因此，该意图使用商标申请的转让是有效的，因为它包括转让商标所涉及的业务。Central Garden的决定中没有提到Restifo，但Restifo可以与Central Garden区别开来，因为有额外的文件表明转让人和受让人之间存在关系，包括转让人是受让人公司的创始成员，这有助于证明业务的转移。另一方面，在Central Garden，记录中没有其他证据可以推断出业务的转移。Amazon Technologies, Inc. v. Wax, 95 U.S.P.Q.2d 1865 (T.T.A.B. 2010)中指明，基于意图使用的美国商标申请的转让是否必须符合转让业务的要求取决于该转让是否为事实转让。在亚马逊，董事会没有使意图使用的商标申请无效，其中一个联合申请人向另一个联合申请人转让了他对该商标的权利，即使该转让不包括该商标所涉及的业务的转让。那是因为转让被裁定不是没有转移业务的转让，而是一个共同所有者放弃权利。

 总之，应该起草和审查美国商标的转让，并注意细节。 商标本身的转让以及商标转让给谁的内容可能会受到损害，可能会危及转让的有效性以及转让的申请或注册的有效性。 同样，TTAB诉讼和民事诉讼中的被告应密切审查原告商标的转让历史，并毫不犹豫地质疑任何不正当转让的商标。